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Nuevo reglamento para la declaratoria de marcas notorias

Se publicó en La Gaceta, la Directriz DPI-0003-2019 del Registro de la Propiedad Industrial que regula el Procedimiento para la declaratoria de  marcas notorias.

Se da cumplimiento de esta manera a lo establecido por el Tribunal Registral Administrativo, mediante voto 0680-2018, de noviembre de 2018, que se refirió a la posibilidad declarar o reconocer la notoriedad de una marca en sede administrativa a solicitud de parte sin necesidad de mediar un proceso litigioso, y con fundamento en los artículos 47 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, los artículos 8 inciso e), 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 (en adelante Ley de Marcas) y en uso de las facultades conferidas por el artículo 66 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J,

La Ley de Marcas y otros signos distintivos ofrece la siguiente definición:

Marca notoriamente conocida: Signo o combinación de signos que se conocen en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales.

Por lo anterior es que el Registro de la Propiedad Industrial no registra signos iguales o semejantes a marcas notoriamente conocidas, ya sea que se encuentren registradas o no,  para evitar la confusión o riesgo de asociación que podría producirse con los bienes o servicios cobijados bajo sea marca así como el aprovechamiento injusto del prestigio de la misma.  (Art. 44 Ley de Marcas y otros signos distintivos)

El procedimiento para la declaratoria de marcas notorias iniciará con la presentación de la respectiva solicitud en el  Diario del Registro de Propiedad Industrial, debiendo cumplirse los requisitos establecidos en la Directriz en comentario.

De no haberse cumplido alguno de ellos, se notificará al solicitante para que subsane en el plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo el apercibimiento de tenerse por abandonada la gestión.

Además de cumplir con los requisitos formales, el solicitante deberá aportar prueba que permita determinar si la marca cumple con los criterios para reconocer la notoriedad del artículo 45 de la Ley de Marcas y la recomendación conjunta Nº 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, incorporada al artículo 44 de la Ley de Marcas.

Para tales efectos la prueba deberá referirse a:

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.
e) La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
f) La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
g) El valor asociado a la marca.

Toda la prueba aportada deberá ajustarse a los lineamientos de la Dirección Nacional de Notariado y en caso de ser emitida en el extranjero deberá contar con la respectiva apostilla o legalización y cuando corresponda traducción al español, conforme la Ley General de la Administración Pública, la prueba que no cumpla dichos requisitos, será prevenida según lo establece el artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública para que se corrija en el plazo de diez días hábiles a partir de la notificación y en caso de persistir los vicios, no se tomará en cuenta en el análisis de la notoriedad.

Efectuado el examen formal y superados los requisitos correspondientes, el Registro de la Propiedad Industrial procederá a valorar la prueba aportada de conformidad con los parámetros antes mencionados, y en caso de determinar que existe mérito para acoger la solicitud, se emitirá un edicto, donde se anunciará la solicitud pretendida, y deberá publicarse por tres veces consecutivas y a costa del interesado en el Diario Oficial La Gaceta, según lo establece el artículo 15 de la Ley de Marcas.

En caso de que la prueba analizada no satisfaga los criterios antes dichos, se emitirá una resolución de denegatoria debidamente fundamentada, contra la cual cabrán los recursos de revocatoria y apelación de conformidad con los artículos 64 y 65 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Decreto Ejecutivo N° 30233-J y el artículo 26 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039.

 

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Lic. Silvia Pacheco. Editora General

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

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